TUTELA DEL NOME DI DOMINIO

Per la breve analisi dell’argomento che faremo in questa, occorre partire da una sia pur sintetica definizione di marchio e di nome di dominio.

In estrema sintesi può dirsi che il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi realizzati o distribuiti da un’impresa rispetto a quelli prodotti e venduti dalle altre. In base agli elementi che lo compongono i marchi si distinguono essenzialmente in tre categorie: il marchio denominativo, che è costituito solo da parole (quindi un nome o un sostantivo senza particolari connotazioni d’altro genere); il marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia (si pensi al Cavallino rampante della Ferrari o alla mela di Apple); e il marchio misto o complesso, effetto della combinazione di parole e figure (marchio Adidas con la denominazione e il fiore stilizzato).

In realtà il marchio può essere costituito anche da una forma tridimensionale (Ovetto Kinder) o da un semplice accostamento di colori (i colori blu e granata a strisce del FC Barcellona): ma per il tema che affronteremo rilevano – come si dirà – quelli denominativi.

Funzione essenziale del marchio è quindi quella rendere riconoscibile un prodotto o un servizio di produttore o fornitore grazie all’associazione a quel prodotto e a quel sevizio di un particolare e non confondibile segno distintivo.

Il nome di dominio (detto anche domain name) è invece l’indirizzo di un sito web espresso in formato alfabetico, e quindi con una modalità più facile da memorizzare – oltre che cercare e trovare sulla rete – da parte degli utenti rispetto al corrispondente indirizzo IP (IP Address), che è invece espresso in forma numerica (si pensi, ad esempio, al dominio www.governo.it anziché al corrispondente indirizzo numerico).

Anche il nome di dominio, nel mondo virtuale, ha quindi una funzione “identificativa” del sito web al quale è associato: risulta quindi intuibile come un dominio facile da ricordare assicuri un numero maggiore di connessioni al sito stesso da parte degli internauti.

Mentre per il marchio c’è la possibilità – per mezzo di una procedura pubblica di registrazione presso gli competenti enti nazionali o sovranazionali (per l’Italia l’UIBM e per l’Unione Europea l’EUIPO, lo WIPO per il mondo) che regolano presupposti ed effetti della registrazione – di rivendicare per sé il diritto di uso esclusivo dello stesso – con relativo divieto d’uso per i terzi – non esiste al contrario una normativa ad hoc che disciplini presupposti, modalità ed effetti della registrazione di un nome di dominio.

COS’È IL CYBERSQUATTING?

I problemi sorgono quando marchi già registrati secondo il sistema legale di privativa del diritto vengono registrati come nomi di dominio da terzi che non vantano alcun diritto sul marchio che registrano come dominio: un problema che si è posto con particolare gravità quando, agli albori della registrazione dei nomi di dominio all’inizio degli anni 2000, furono fatte, a fini meramente speculativi, registrazioni di domini con nomi di marchi famosi al fine di rivenderli in un secondo momento ai legittimi titolari del marchio (c.d. cybersquatting o domain grabbing, ovvero l’accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui).

Cosa succede dunque quando sorge un conflitto tra un marchio denominativo e un nome di dominio registrato da chi non è titolare del marchio stesso?

In assenza di una specifica disciplina legislativa sul punto, sono state come sempre le sentenze dei giudici a venire in soccorso attraverso l’applicazione, in particolare, del principio di unitarietà dei segni distintivi contenuto nell’art. 22 del Codice Proprietà Industriale: tale norma vieta ai terzi l’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio aziendale, di un segno uguale o simile all’altrui marchio qualora detto uso possa determinare un rischio di confusione nel pubblico.

Il divieto di registrare come nome di dominio un marchio registrato altrui opera poi in maniera differente, come si dirà, se ad essere interessati sono i cosiddetti marchi rinomati.

Nel caso dei marchi non rinomati, il divieto di registrazione è condizionato al rischio che, per identità o anche solo affinità tra l’attività di impresa dei titolari del marchio e quella di coloro che hanno registrato il dominio possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico; rileva dunque il fatto che i due soggetti operino nel medesimo settore merceologico.

Nel caso si tratti invece marchi rinomati la tutela del titolare del marchio è più estesa: il divieto per i terzi di registrare nomi di dominio uguali o simili al marchio registrato si ha anche nel caso in cui il titolare del dominio commercializzi prodotti o servizi non affini a quelli del titolare del marchio ma a condizione che tale uso da parte del terzo sia finalizzato a trarre indebito vantaggio dal prestigio del marchio rinomato registrato o rechi pregiudizio al medesimo.

La giurisprudenza ritiene dunque che la registrazione di un nome di dominio che riproduce o contiene il marchio denominativo altrui sostanzia una contraffazione del marchio stesso in quanto permette di ricollegare parassitariamente l’attività di chi, senza avere alcun diritto sul marchio, ha registrato tale dominio – e la sua offerta commerciale – a quella del titolare del marchio.

Tuttavia i meccanismi di funzionamento del mondo virtuale di Internet impongono alcune precisazioni.

La normativa di protezione dei marchi consente che siano registrati contemporaneamente due segni distintivi identici: infatti il sistema di tutela è legato a un ambito territoriale “fisico” dell’ente che concede la registrazione ed è suddiviso per settori merceologici e pertanto in un medesimo ordinamento – quello italiano, per ipotesi – possono coesistere, tutelati dalla registrazione, due marchi uguali in classi merceologiche diverse (abbigliamento e bevande non alcoliche) così come possono esserci marchi identici per il medesimo settore registrati in ordinamenti diversi, per esempio quello francese e quello italiano (tralasciamo ancora una volta, per non complicare il discorso il marchio europeo).

Al contrario, non essendo la registrazione di un nome di dominio sottoposto ai criteri di territorialità e specialità, non possono coesistere due domain name uguali; può quindi presentarsi il problema di stabilire chi, tra due imprenditori che operano in diversi settori – uno nel settore dell’abbigliamento e l’altro in quello delle bevande – sotto marchi denominativi identici e registrati ciascuno per le corrispondenti classi merceologiche (“Alfabeta” per il settore abbigliamento e “Alfabeta” per il settore bevande) ha il diritto di registrare e usare un sito con il nome di dominio www.alfabeta.it.

Se si tratta di marchi non rinomati, vale il principio base che sottende la registrazione dei domini, ovvero quello della tempestività della registrazione, risultando il nome di dominio di proprietà di chi per primo lo ha registrato (first come, first served); con il limite, tuttavia, che l’uso che di tale dominio farà il più “tempestivo” dei titolari dei marchi identici non sia tale da pregiudicare i legittimi diritti assicurati all’altro imprenditore dalla registrazione dell’identico marchio denominativo nella classe merceologica della sua attività.

Nel caso invece dei marchi celebri, trova applicazione la già citata regola per la quale il titolare del marchio rinomato ha il diritto di vietare a terzi l’utilizzo di un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non affini se l’uso del segno consenta al terzo di trarre senza giusto motivo un indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio o possa recare un pregiudizio al legittimo titolare.

Il titolare del marchio rinomato potrà quindi sì vietare ai terzi l’uso, come nome di dominio, di una denominazione identica o simile al proprio marchio ma avrà l’onere di provare, oltre che la rinomanza dello stesso – ovvero che si tratta di marchio conosciuto nel settore di riferimento – anche che l’indebito vantaggio che ne trae il terzo e il pregiudizio che deriva a sé.