LICENZA MARCHIO

Si sta consolidando, soprattutto nel settore della moda di alta gamma, la tendenza a concludere accordi commerciali tra aziende titolari di marchi prestigiosi e aziende di consolidata fama nella produzione di capi di alta sartoria, accordi commerciali per mezzo dei quali queste ultime si impegnano a produrre, specie per la rivendita su nuovi mercati internazionali, prodotti contraddistinti con i marchi delle griffe, che concedono loro l’uso del proprio marchio.

Questi accordi – a volte definiti, in maniera atecnica, “partnership” – si sostanziano, essenzialmente, in contratti di licenza di marchio, ossia quei contratti in forza dei quali il titolare del marchio stesso assegna, dietro corrispettivo di un prezzo, a soggetti terzi – detti licenziatari – il diritto di usare il suo segno distintivo per la fabbricazione, da parte dei terzi, di prodotti che porteranno poi il marchio avuto in licenza dal titolare.

Ma in cosa si distingue questa modalità latu sensu distributiva – con la quale si commercializzano beni contraddistinti da uno stesso marchio – da altri schemi contrattuali tra i quali, ad esempio, il franchising, e, più precisamente, da quella specifica figura del franchising che è il franchising di prodotto, anche detto franchising di distribuzione?

Per avere una risposta è anzitutto necessario definire le fattispecie di contratto di licenza per la fabbricazione di prodotto e di contratto di franchising di prodotto e poi passare ad esaminare le analogie e le differenze tra le due figure.

MARCHIO E LICENZA DI MARCHIO

Il marchio è il segno distintivo che contraddistingue i prodotti (o i servizi) di un’impresa: la sua funzione è quella di differenziare e individuare, in un certo ambito merceologico, i prodotti di una azienda da quelli fabbricati dalle imprese concorrenti. La sua disciplina è regolata in Italia dal Codice della Proprietà Intellettuale (CPI o D.lgs. 30/2005), dal codice civile (artt. 2569 e ss.) e da numerose fonti internazionali (su tutti il Regolamento CE 2007/2009). Senza volere addentrarci in questa sede nella disamina di una materia molto complessa, limitiamoci a precisare che il marchio può servire a identificare il produttore (FIAT), uno specifico prodotto di quel produttore (Fiat Panda), il distributore del prodotto (Fiat Autoconcessionaria) o un servizio (Officina Autorizzata Fiat). Può essere fatto di parole, lettere, disegni, della combinazione di tutti o alcuni di questi elementi, persino di una forma (si pensi alla bottiglia in vetro della Coca Cola).

Il marchio, se presenta determinati requisiti – in particolare la novità e l’originalità – può essere tutelato mediante la registrazione che può essere nazionale, comunitaria o internazionale: la registrazione attribuisce al titolare del marchio il diritto di farne un uso esclusivo e lo tutela non solo dall’uso illegittimo che terzi possano fare del marchio registrato, ma anche da comportamenti di terzi che possano ingenerare confusione nel pubblico, come l’uso di marchi servilmente somiglianti al marchio registrato all’unico e parassitario scopo di godere del prestigio del marchio contraffatto.

CIRCOLAZIONE DEL MARCHIO: LA LICENZA D’USO

Il titolare di un marchio registrato può decidere di utilizzarlo direttamente oppure può decidere di trasferirlo, per il suo sfruttamento economico, a terzi. Questo trasferimento può avvenire o in via definitiva – con la cessione del marchio – o per un periodo di tempo determinato: in questo secondo caso si ha la licenza di marchio che è appunto il contratto con il quale il titolare, detto concedente, attribuisce a un terzo, il licenziatario, il diritto di sfruttare il suo marchio per produzione di beni o la fornitura di servizi, per un periodo determinato e alle condizioni contenute nel contratto di licenza.

Tale licenza può essere esclusiva – quando il concedente preclude sia a se’ che a terzi, per la durata della licenza, l’utilizzo del marchio – o non esclusiva – quando il concedente trasferisce a più soggetti l’uso del marchio oppure riserva anche a se’ il diritto di usarlo: in questo ultimo caso il licenziatario può usare il marchio per produrre beni o servizi uguali a quelli offerti dal concedente o dagli altri licenziatari e questo allo scopo di tutelare l’affidamento dei terzi, relativamente alle caratteristiche e alla qualità del prodotto offerto, col medesimo marchio, da più soggetti.

Risulta quindi evidente che quando la licenza del marchio non è esclusiva il concedente, proprio per consentire ai licenziatari di produrre i beni secondo determinate e uniformi caratteristiche qualitative, deve trasferire ad essi, insieme all’uso del marchio, anche un adeguato know-how.

E questo know-how è tanto più prezioso ed essenziale quanto più è sofisticato, in termini di qualità, tecnologia o innovazione, il prodotto che il licenziatario deve fabbricare e poi distribuire col marchio del concedente.

Ed è proprio in questi casi che i punti di contatto e somiglianza tra licenza di marchio e franchising possono sembrare molto sottili: in realtà, accanto a queste indiscutibili affinità, c’è, come vedremo dopo avere esaminato la fattispecie del franchising, un elemento che distingue nettamente le due fattispecie.

CONTRATTO DI FRANCHISING DI PRODOTTO

Il contratto di franchising – disciplinato dalla legge n. 129/2004 – è il contratto con il quale un imprenditore – produttore o rivenditore di beni o fornitore di servizi, detto franchisor – concede, verso corrispettivo, a un altro imprenditore indipendente – detto franchisee – di entrare a far parte della sua “rete” commerciale concedendogli l’uso dei suoi diritti di proprietà industriale o intellettuale e trasferendogli altresì il suo know-how, ovvero quell’insieme di conoscenze pratiche non brevettabili che ha elaborato e sperimentato con successo sul mercato nello svolgimento della sua attività: tutto questo, come specifica l’art. 1 della legge 129, allo “scopo di commercializzare” i beni e/o i servizi del franchisor.

All’interno della generale nozione di franchising si possono poi distinguere il franchising di prodotto e il franchising di servizi. Nel primo l’attività del franchisee è incentrata sulla commercializzazione di un prodotto – abbigliamento, alimenti ecc. –, commercializzazione fatta utilizzando i segni distintivi del franchisor, tra i quali, oltre al marchio, anche l’insegna: nel franchising di prodotto l’oggetto principale del rapporto tra franchisee e cliente finale è dunque il prodotto al quale può aggiungersi, ma solo eventualmente – e comunque in posizione marginale e pur sempre finalizzata all’attività di commercializzazione del prodotto – l’erogazione di un servizio di qualche tipo.

Nel franchising di servizio, al contrario, è il servizio in sé – di consulenza, di assistenza ecc. – a essere l’oggetto del rapporto tra il franchisee e il cliente finale.

LICENZA MARCHIO E FRANCHISING DI PRODOTTO

Dalla definizione data di licenza di marchio e franchising di prodotto si evince facilmente che almeno due sono gli elementi che avvicinano questo tipo di franchising alla figura della licenza di marchio per la fabbricazione di prodotto: la concessione dell’uso del marchio e il trasferimento del know-how.

Vi sono però almeno tre aspetti che, per contro, distinguono nettamente le due fattispecie:

1. La licenza di marchio, pur essendo un elemento essenziale e qualificante del contratto di franchising, da sola non sarebbe mai in grado di dar vita a un contratto di franchising: nel franchising devono sussistere altri elementi ugualmente essenziali, tra i quali il trasferimento del know-how – che può esserci ma anche non esserci nella licenza di marchio – e, come prevede l’art. 1 della legge 129/2004 – anche l’assistenza e/o la consulenza tecnica o commerciale del franchisor al franchisee, la formazione iniziale e, eventualmente, quella continuativa fornita dal franchisor al franchisee anche successivamente alla fase iniziale del contratto.

2. Mentre nel franchising si prevede l’ingresso del franchisee nella “rete commerciale” del franchisor, nella fattispecie della licenza di marchio il licenziatario non entra a fra parte della catena del licenziante, ma si limita ad apporre il marchio di quest’ultimo sui prodotti da lui stesso fabbricati (sia pure secondo le indicazioni dategli dal licenziante).

3. Infine, ma non ultimo, mentre nel franchising di prodotto il fine delle parti è quello della “commercializzazione” di un bene del franchisor e distribuito attraverso la rete di franchisee, nella licenza di marchio per la fabbricazione il fine è la produzione, da parte del licenziatario del marchio, di beni poi venduti dal licenziatario medesimo con il marchio del licenziante: il licenziatario quindi non rivende prodotti da lui acquistati dal titolare del marchio, ma produce esso stesso i beni, a beneficio del titolare del marchio e ponendosi sul mercato non come un concorrente del titolare.

LICENZA MARCHIO: CONCLUSIONI

Se a una lettura superficiale il contratto di licenza di marchio e il contratto di franchising di prodotto possono apparire molto affini, in realtà, da quanto si è detto, i due schemi contrattuali divergono molto: intanto nell’elemento di inserimento in una rete, che c’è nel franchising, ma manca nel contratto di licenza di marchio; in secondo luogo nell’esistenza, nel contratto di franchising, di obbligazioni in capo al franchisor, quali l’assistenza e la consulenza al franchisee; infine nell’elemento della fabbricazione del prodotto da parte del licenziatario del marchio, che è tipico della licenza ma è escluso nella formula del franchising.

Regolamento (CE) n. 772/2004 sui cd. accordi di trasferimento di tecnologia

Con il Regolamento 772/2004 è stata regolata, a livello comunitario, la materia dei cd. accordi di trasferimento di tecnologia: il regolamento – introdotto ai fini dell’applicazione, a questi accordi, della normativa antitrust – fa rientrare in questa categoria molteplici schemi contrattuali tra i quali gli accordi di licenza di marchio, di brevetto e di know-how ovvero i contratti in base ai quali una impresa titolare di tali diritti – definita licenziante- autorizza un’altra impresa – definita licenziatario – a sfruttare, rispettivamente, il marchio, il brevetto concesso o le comunica il know-how in vista della fabbricazione, utilizzazione e della immissione in commercio dei prodotti.

Dalla lettura della definizione degli accordi di trasferimento di tecnologia contenuta nel regolamento si evince che quest’ultimo non introduce nuove figure contrattuali bensì individua le tipologie contrattuali connotate dall’elemento del “trasferimento di tecnologia” – individuata nei brevetti e nel know-how – e finalizzate alla fabbricazione, alla utilizzazione, e anche dell’immissione in commercio, dei prodotti fabbricati con la “tecnologia” oggetto del contratto.